"ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ОТ НАРУШЕНИЙ"

С. И. ПОЛАЧЕК,
Патентный поверенный Украины, заместитель начальника отдела товарных знаков

ООО "Представительство ЕВРОМАРКПАТ в Украине"
КИЕВ, ул. Юрия Коцюбинского, 12, оф.1
тел. (044) 238-2720
факс: (044) 230-8305
post@euromarkpat.ua www.euromarkpat.ua

Знак для товаров и услуг является, по своей сути, идентификатором товаров или услуг определенного лица, которое данные товары, услуги продает или предоставляет.

Реалии настоящих экономических отношений таковы, что конкуренция на рынке различных товаров и услуг возрастает. Мало просто создать качественный продукт, необходимо его "подать" на рынке, сделать его отличимым от ряда аналогичных продуктов и запоминающимся.

Роль своеобразного "маркера" среди многообразия товаров и услуг играет торговая марка, знак. О роли и значении знака для позиционирования своих товаров и услуг на рынке, а также важности своевременного получения правовой охраны знака вели речь мои коллеги.

Я же, со своей стороны, расскажу Вам об особенностях сложившейся практики по защите товарных знаков от нарушений в разрезе применения законодательства Украины.

Постараюсь дать Вам несколько полезных рекомендаций, касающихся защиты нарушенных прав на знак.

В условиях возрастающей конкуренции для извлечения прибыли от нового продукта необходимы определенные усилия и средства для его продвижения на рынок. При этом значение товарного знака, играющего, помимо прочего, роль рекламного двигателя продаж - трудно переоценить.

Следует учесть, что в разработку и продвижение многих знаков, в качестве идентификатора товаров и услуг определенного лица, вкладываются большие средства.

Зачастую эти средства идут на дорогостоящие маркетинговые исследования.

В дальнейшем средства вкладываются непосредственно в продвижение товаров и услуг, которое осуществляется с помощью рекламных инструментов.

Результатом затраченных усилий и средств должны стать растущие проценты продаж товаров или услуг, которые выделяются покупателями среди ряда подобных благодаря узнаваемому товарному знаку.

Именно успешно выведенные на рынок знаки, и являются лакомым куском для недобросовестных лиц, желающих быстро заработать за чужой счет.

Мировая практика охраны товарных знаков и, в частности, практика Украины знает немало тому примеров: от ставших уже хрестоматийными судебных дел о захвате японских знаков "SEGA" и "NINTENDO" до случаев "киберсквотинга", а также новых и новых случаев "кражи" чужой интеллектуальной собственности.

Нужно сказать, что объектами нарушений прав становятся не только известные, хорошо "раскрученные" знаки. Объектом нарушения может стать любой знак, который может стать привлекательным для нарушителя по той или иной причине.

Виды нарушений прав на знак варьируются от простого копирования изображения знака до его имитации, в том числе имитации цвета и графических элементов изображения знака, и упаковки товара.

При этом имитацией знака принято считать такое воспроизведение изображения знака нарушителем, которое в той или иной мере меняет отдельные его элементы, которые не несут основной нагрузки восприятия знака.

Как правило, нарушителем копируются доминирующие элементы знака, которые и привлекают внимание в его изображении.

В случае имитации комбинированных знаков копироваться может цвет, или основные графические элементы знака.

В случае имитации словесных знаков нарушитель может изменить конечную, среднюю часть словесного элемента, или применить буквы другого алфавита.

В последнее время способы неправомерного использования чужой интеллектуальной собственности становятся все более изощренными.

Знак и имитирующее его изображение ассоциируются между собой, то есть связываются некоторым образом в сознании потребителей. Возникает впечатление, что это знаки, принадлежащие одному лицу. На вероятности такого впечатления и строятся планы нарушителя относительно быстрого обогащения за чужой счет, при этом нет необходимости вкладывать значительные средства в продвижение на рынок.

Разумеется, что в случае нарушения прав на знак его законный владелец несет убытки, порой значительные. В результате нарушения падает уровень продаж, доходы владельца знака, поскольку часть рынка захватывает нарушитель, товары которого являются более дешевыми.

Как правило, нанесенный ущерб измеряется не только недополученными доходами, но и снижением доверия потребителей, ожидания которых от качества товаров не оправдались. Таким образом, наносится урон, вред знаку.

Во избежание указанных потерь владельцу знака необходимо осуществить своевременную и эффективную защиту нарушенных прав.

Эффективность защиты в значительной мере зависит от своевременного выявления нарушения, его правильной квалификации в определении вида и способа нарушения.

Нарушением прав владельца свидетельства на знак, в соответствии с Законом Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", считается любое посягательство на его права, то есть использование знака третьими лицами без согласия владельца.

Напомню, что права собственника свидетельства на знак в соответствии с Законом состоят в следующем: нанесение знака непосредственно на товар, упаковку, вывеску, этикетку; хранение такого товара с целью его предложения для продажи; непосредственное предложение его к продаже; продажа; экспорт; импорт; использование его в деловой документации, рекламе и в сети Интернет, в том числе в доменных именах.

Способы нарушения прав на знак определены Законом в зависимости от несанкционированного использования определенного обозначения для определенных товаров и услуг.

В частности, нарушение прав владельца знака может состоять в следующем неправомерном использовании таких обозначений:

1) зарегистрированного знака для указанных в свидетельстве товаров и услуг (прямое копирование);

2) зарегистрированного знака для сходных с указанными в свидетельстве товарами или услугами (непрямое копирование);

3) обозначения, сходного с зарегистрированным знаком, для указанных в свидетельстве товаров и услуг (имитация);

4) обозначения, сходного с зарегистрированным знаком, для сходных с указанными в свидетельстве товаров и услуг (имитация, паразитирование на репутации знака).

Обращаю Ваше внимание на то, что термины: прямое копирование, непрямое копирование, имитация, паразитирование на репутации знака законодательного определения в Украине не имеют и являются условными. При этом встречается несколько различное применение специалистами указанных и других терминов, относящихся к определению нарушения прав, его видов и способов.

При этом для определения несанкционированного использования по пункту 2 в качестве нарушения прав на знак имеет значение то, что вследствие такого использования существует возможность введения в заблуждение относительно лица, которое изготовляет товары или предоставляет услуги.

В отношении пунктов 3 и 4 - имеет значение то, что вследствие такого использования существует возможность введения в заблуждение относительно лица, которое изготовляет товары или предоставляет услуги, или существует возможность смешения указанного обозначения и знака.

Указанные по пунктам 3 и 4 способы неправомерного использования определены как нарушение прав владельца свидетельства на знак в соответствии со сравнительно недавно внесенными изменениями в Закон (Законом № 850 от 22.05.2003).

Добавлю, что, кроме того, существует нарушение прав на общеизвестный знак, которое состоит в незаконном применении тождественного или сходного к такому знаку обозначения, как в отношении тождественных и сходных, так и не сходных товаров и услуг.

Опыт защиты прав владельцев знаков выявил одну интересную особенность поведения нарушителя.

Часто нарушитель не просто маркирует свои товары обозначением, которое нарушает права на зарегистрированный знак.

Он идет более изобретательным путем: регистрирует на свое имя схожий до степени смешения знак для таких же, или однородных товаров и услуг. Поскольку, экспертиза заявленных обозначений на сходство до степени смешения - вещь все же субъективная, то шансы на регистрацию обозначения - "нарушителя" могут быть.

В этом случае выход один - признать свидетельство на такой знак недействительным в суде.

Дабы не бросать тень на добросовестных заявителей, здесь необходимо сказать, что далеко не все схожие до степени смешения знаки регистрируются с плохими намерениями.

Практика знает другие, более циничные примеры о недобросовестных регистрациях знаков, которые нарушали права других лиц. Но цель и объем данного доклада не позволяет на них остановиться. Замечу лишь, что действующий Закон дает больше оснований и возможностей для признания таких свидетельств недействительными в судебном порядке. Отдельным видом нарушения прав на знак является недобросовестная конкуренция, в частности неправомерное использование чужого зарегистрированного знака, упаковки, обозначения, имеющего приоритет на использование.

Возникает вопрос:
Как владельцу защитить нарушенные права на знак в случае выявления в коммерческом обороте соответствующих товаров или услуг другого лица, незаконно снабженных обозначением, которое копирует или имитирует зарегистрированный знак?

Законодательство Украины в целом предоставляет неплохие возможности для защиты нарушенных прав на знак.

Законодатель установил следующие способы защиты прав на знак в случае его нарушения:

Так, по требованию владельца свидетельства нарушение прав на знак должно быть прекращено, а нарушитель обязан возместить владельцу нанесенный ущерб.

Нарушителя можно подвергнуть административному или уголовному наказанию.

Законодательство Украины позволяет также приостановить таможенное оформление товаров, перемещение которых осуществляется с нарушением прав на знак.

В случае установления недобросовестной конкуренции со стороны нарушителя защита состоит в прекращении недобросовестной конкуренции.

Реализация каждого из указанных способов защиты зависит от выбранной процедуры защиты прав, установленной законодательством.

Для целей защиты нарушенных прав на знак в Украине применяются: гражданско-правовые, административные, уголовно-правовые процедуры и защита прав на таможенной границе.

Кроме того, существует и такая возможность защиты нарушенных прав на знак как досудебное урегулирование конфликта.

Совокупность выбранного способа (способов) защиты нарушенных прав на знак и надлежащей процедуры защиты составляет собой стратегию защиты.

Правильное определение стратегии защиты нарушенных прав на знак предопределяет эффективность и успех такой защиты.

Универсальных советов на этот счет не существует.

Выбор всегда будет зависеть от ряда факторов, таких как вид и способ нарушения; коммерческий объем, масштаб и длительность такого нарушения; преследуемые Вами цели, например в виде возмещения ущерба или наказания нарушителей. И, конечно же, выбор того или иного варианта защиты зависит от юридических возможностей, которые основываются на собранных доказательствах.

Отдельно следует сказать о юридических возможностях защиты нарушенных прав, суть которых состоит в совокупности необходимых и достаточных доказательств, на основании которых в дальнейшем, в установленном законом порядке будут установлены обстоятельства нарушения прав на знак.

В деле о нарушении прав на знак подлежат доказыванию, в частности следующие обстоятельства:
- наличия прав на знак,
- факта нарушения,
- объема (охвата, длительности) нарушения,
- расчетной величины нанесенного ущерба (неполученных доходов)

При этом, доказательства обеспечиваются, в частности посредством:
- предоставления письменных и вещественных доказательств,
- назначением судебной экспертизы,
- заключением специалистов,
- пояснением представителей.

Необходимо отметить, что только подробный анализ фактической ситуации нарушения, правильная квалификация нарушения, знание общего, процессуального, а особенно специального законодательства в области охраны прав интеллектуальной собственности, позволит выбрать верную стратегию и тактику защиты нарушенных прав на Ваш знак.

Опыт показывает, что в ситуации нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, в частности на знак, расчет владельца нарушенных прав на то, что он своими силами сможет защитить свои права - потенциально является проигрышным.

В этой ситуации необходима помощь опытных специалистов в сфере защиты интеллектуальной собственности.
Известны случаи, когда именно недостаточное владение представителем владельца знака специальными знаниями и опытом в сфере защиты прав интеллектуальной собственности приводило к проигрышу дел, даже дел с фактически сильной правовой позицией владельца знака.

Совет здесь может быть такой: доверяйте профессионалам, владеющим не только знаниями в области права, но и специальными знаниями в области правовой охраны интеллектуальной собственности, обладающими к тому же необходимым опытом.

И, конечно же, изначально многое в деле достижения успеха защиты нарушенных прав зависит от самого владельца знака.

Обращаю Ваше внимание, что определение оптимальной стратегии защиты нарушенных прав на знак, исходя из набора юридических возможностей, в конечном итоге, - приводит к выбору подлежащей применению процедуры защиты, а зачастую и комплекса процедур.

Я постараюсь кратко охарактеризовать возможности реализации определенного способа защиты нарушенных прав на знак в свете применения соответствующих процедур защиты.
Прекращение нарушения прав на знак и возмещение нанесенного таким нарушением ущерба осуществляется судом в рамках гражданско-правовых процедур.
Процедура возмещения нанесенного владельцу знака ущерба пока не приобрела на Украине достаточного распространения.
Зачастую сами владельцы прав не требуют возмещения ущерба, что в целом ряде случаев является оправданным, например, ввиду непродолжительности и незначительности объемов и охвата такого нарушения.
Во многих случаях исковые требования о возмещении нанесенного нарушением прав на знак ущерба не подлежат удовлетворению ввиду недостатка доказательств, предоставленных владельцем права.

Вышеуказанному есть ряд объективных предпосылок.
Во-первых, не существует утвержденной методики исчисления величины такого ущерба.
Во-вторых, сложно собрать необходимые доказательства, касающиеся величины и объемов нарушения прав. По нашему мнению, грамотный и комплексный подход к решению указанных проблем позволит решить поставленную задачу о доказанном размере ущерба, нанесенного нарушением прав на знак.

Мы рекомендуем привлекать к решению указанной задачи специалистов по оценке интеллектуальной собственности, которые владеют наработанными и применимыми на практике методиками, к примеру, расчетом величины упущенной выгоды, исчисляемой как величина роялти в случае заключения с ответчиком лицензионного соглашения.

Для надлежащего доказательства суммы нанесенного нарушением прав на знак ущерба мы считаем необходимым назначать судебную экспертизу.

Что касается сбора доказательств относительно объема и масштабов, в котором ответчик нарушает права на знак, то возможно несколько путей решения задачи.

Можно обеспечить необходимые доказательства в рамках расследования уголовного дела.

Обеспечить необходимые доказательства возможно и в рамках возбуждения дела о защите от недобросовестной конкуренции в Антимонопольном Комитете.

Особо следует отметить о существующей возможности обеспечения доказательств судом. Законом Украины "О внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правовой охраны объектов интеллектуальной собственности" №850 от 22.05.2003, в частности в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины внесена новая глава о применении упреждающих мер. При этом применение упреждающих мер направлено на предотвращение нарушения права.

К примеру, лицо, у которого есть основания остерегаться, что подача необходимых для него доказательств станет в дальнейшем невозможной либо затруднительной, имеет право обратиться в суд с заявлением о применении упреждающих мер, до подачи искового заявления.

К указанным мерам, в частности относятся:
- истребование доказательств;
- осмотр помещений, в которых происходят действия, связанные с нарушением прав.

Однако, на практике существуют трудности по поводу обращения в суд с таким заявлением, поскольку до сих пор:
- не установлен размер необходимой государственной пошлины, подлежащей оплате при подаче в суд такого заявления,
- не открыты банковские депозиты для судов, на которые, в случае соответствующего определения суда, зачисляется определенная сумма залога, необходимого для возмещения ущерба ответчику в случае злоупотребления истца предоставленным ему правом.

Касательно наложения административных штрафов в рамках производства в Антимонопольном комитете Украины, напомню, что в случае установления факта недобросовестной конкуренции АМКУ налагает штрафы в размере до 3 % выручки от реализации товаров, выполнения работ, предоставления услуг за последний отчетный год. В случае, если расчет выручки нарушителя невозможен или выручка отсутствует, то штрафы устанавливаются в размере до 5 000 НМД граждан.

АМКУ вправе истребовать от нарушителя данные, касающиеся объема производства и реализации соответствующей продукции.

АМКУ вправе постановить решение об изъятии товаров с неправомерно использованным знаком.

Более суровые санкции за нарушение прав на знак устанавливает Уголовный кодекс Украины.
В частности, незаконное использование знака, если эти действия нанесли материальный вред в большом размере, - наказываются штрафом от 200 до 1000 НМД граждан или исправительными работами или лишением свободы на срок до 2-х лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции, оснащения и материалов. При этом материальный вред считается большим, если его размер исчисляется от 200 и более НМД граждан.

Те же действия, если они содеяны повторно, группой лиц, либо нанесли материальный вред в особо большом размере, - наказываются штрафом от 1000 до 2000 НМД граждан или исправительными работами на срок до 2-х лет, или лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции, оснащения и материалов. При этом материальный вред считается особенно большим, если его размер исчисляется от 1000 и более НМД граждан.

При этом нужно иметь в виду, что в рамках уголовной процедуры можно подать гражданский иск о возмещении нанесенного материального ущерба владельцу знака.

Таможенные органы осуществляют контроль и приостановление таможенного оформления товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности, при условии занесения соответствующих объектов в Реестр, который ведет Государственная таможенная служба. Обязанность по внесению соответствующих товаров в Реестр лежит на владельце или его представителе.

В случае достаточных оснований считать, что права на знак нарушаются, таможенное оформление товаров приостанавливается на срок до 15 календарных дней и может быть продлен. В этом случае необходимо до истечения срока приостановления таможенного оформления возбудить в суде дело о защите нарушенных прав или урегулировать дело с нарушителем мирным путем.

Из всего вышеуказанного следует, что в соответствии с законодательством Украины, владелец свидетельства на знак может вполне успешно защитить свои нарушенные права.

Вот только, без квалифицированных и опытных специалистов ему не обойтись!

И последняя, представленная здесь схема, касается примерного порядка защиты нарушенных прав владельца свидетельства на знак, осуществляемого нашей компанией.

Сперва мы обстоятельно обсуждаем с владельцем свидетельства на знак, обратившимся к нам по поводу нарушения его прав, возникшую ситуацию.

На основании предоставленных владельцем документов и материалов мы анализируем обстоятельства нарушения прав: определяем вид нарушения, способ нарушения, предполагаемый объем нарушения - иными словами: определяем квалификацию нарушения.

Затем вместе с владельцем определяем стратегию и тактику защиты нарушенных прав, которые, помимо от выявленных фактов нарушения, будут зависеть от цели владельца прав и юридических возможностей, то есть доказанности тех или иных обстоятельств и существующей возможности их обеспечения.

В дальнейшем идет сбор недостающих доказательств, необходимых для возбуждения выбранной процедуры защиты прав. Часть таких доказательств, а именно выписки из Государственного реестра, копии материалов заявки, осуществление соответствующего поиска по базе зарегистрированных знаков или поданных заявок, - обеспечиваем мы. После указанных действий мы осуществляем составление и подачу необходимых заявлений: искового заявления в суд, заявления в АМКУ или органы МВД и пр., или предупреждения, претензии нарушителю, возражения против заявки на конфликтующий знак.

В дальнейшем осуществляется ведение соответствующего дела клиента и представительство его интересов в соответствующих судебных, административных или правоохранительных органах вплоть до разрешения конфликта.
В соответствующем случае нами осуществляется обеспечение исполнения решения суда.

В итоге, следует сказать несколько слов в отношении особенностей существующей практики защиты прав владельцев товарных знаков, сложившейся в нашей компании.

Наша компания имеет опыт успешного представления интересов наших клиентов в Министерстве внутренних дел Украины, Антимонопольном комитете Украины, Государственной таможенной службе Украины, Государственном департаменте интеллектуальной собственности и его Апелляционной Палате, Украинском институте промышленной собственности.

Наши сотрудники обладают большим опытом защиты интересов клиентов в судах, в частности в Хозяйственном суде города Киева, в Апелляционном Хозяйственном суде, Высшем Хозяйственном суде Украины, Верховном Суде Украины.

Среди наших дел:
· Успешная защита прав на знак известной немецкой компании, который был нарушен ввозом на территорию Украины маркированных схожим до степени смешения знаком товаров, которые производились на территории Индии британской компанией. По нашему заявлению решением территориального отделения Антимонопольного комитета был установлен факт недобросовестной конкуренции, которая состояла в использовании чужого знака, и наложены штрафы на нарушителя. В дальнейшем суды высших инстанций, а именно Высший Хозяйственный суд Украины и Верховный Суд Украины подтвердили правильность вынесенного решения. Соответствующие решения основывались на экспертном заключении, подготовленном нашей компанией, о сходстве до степени смешения словесных знаков, которое базировалось на фонетическом сходстве, не смотря на то, что знаки выполнены буквами различных алфавитов. Это дело повлияло на практику украинских судов в установлении схожести указанных обозначений, поскольку указано Высшим Хозяйственным судом Украины в соответствующих рекомендациях.

· Успешное досудебное урегулирование дела о "кибер-сквоттинге" посредством недобросовестной регистрации доменного имени в домене уровня com.ua., нарушающего права товарного знака, принадлежащего известной транснациональной компании

· Представительство в деле о недобросовестной конкуренции в Антимонопольном комитете Украины против нарушителя известного товарного знака, принадлежащего транснациональной компании по производству алкогольных напитков. Нарушитель по делу был обязан прекратить нарушение, с него были взысканы соответствующие штрафы. Недобросовестная конкуренция в части неправомерного использования товарного знака была прекращена, а контрафактная продукция была уничтожена.

· Выигранное нами в суде дело об аннулировании товарного знака иностранной компании, сходного до степени смешения с известными товарными знаками транснациональной компании, предупредило нарушение прав на указанные знаки. Поскольку сходный до степени смешения знак был зарегистрирован Государственным департаментом интеллектуальной собственности для однородных товаров и услуг, и паразитировал на знаках нашего клиента. При этом, мы считаем нашим достижением в данном деле доказательство однородности услуг и товаров, соответственно указанных в свидетельствах знака-нарушителя и знака нашего клиента.

Значительную часть нашей практики составляет проведение переговоров и осуществление действий, направленных на предотвращение и пресечение различных нарушений, включая имитацию и копирование товарных знаков, неправомерное использование товарных знаков и фирменных наименований, "параллельный импорт" и пр.

В нашей компании сложилась успешная практика досудебного урегулирования конфликтов по поводу нарушения прав на знак. Как правило, досудебное урегулирование осуществляется путем: выдвижения к нарушителю предупреждений и претензий, ведения переговоров.

В результате, многие нарушения прав на знаки были прекращены. Во многих случаях нарушители также отзывали из Укрпатента поданные заявки, вносили соответствующие изменения в изображения заявленных знаков или перечень товаров и услуг, осуществляли внесение изменений в сведения, занесенные в Государственный Реестр знаков.

Замечу, что досудебное урегулирование, если оно приемлемо, позволяет значительно экономить средства, время и нервы владельцев знаков.

© Полачек С.И., 2004

вернуться в раздел Публикации

desclaimer
Created by mc design - Creative Design Lab
GERMANY, RUSSIA, UKRAINE, UZBEKISTAN, ESTONIA, ALBANIA, KOSOVO, MONGOLIA